民族所律师论文获评西部律师发展论坛一等奖

近日，广西民族律师事务所收到广西壮族自治区律师协会转发的《关于表彰第七届西部律师发展论坛获奖论文作者的决定》及论文集。第七届西部律师发展论坛于2015年10月24日至25日在中国成都举办，经论文评审委员会认真评选、严格筛选，广西民族律师事务所覃远湘律师论文《“撤三”程序中的矛与盾——商标品牌纠纷中必须掌握的利器》一文获评为“一等奖”。文中对“撤销连续三年不使用注册商标制度” 进行了论述和深入的思考，为广大市场主体保护自身企业品牌提供了参考意见，并对制度的完善提出自身的见解，获评审委员会好评及推荐。
附论文：
                               “撤三”程序中的矛与盾
                                      ——商标品牌纠纷中必须掌握的利器
      
摘要：“撤销连续三年停止使用注册商标申请”准入条件低，成本小，是常用撤销他人注册商标的程序，业内又简称为“撤三”。从撤三的设立背景及相关概念，到提出拟制判断主体“同业一般经营者”，再到申请人①如何更有效的提起撤三程序？注册人②又如何应对撤三程序？本文试从市场主体在商标纠纷中如何利用好撤三程序出发，并建议规范和完善撤三制度，从而在保护已使用商标同时实现商标资源的新陈代谢，为“中国智造2025”提供更多的品牌支撑。
 
关键词：撤三  商标撤销  同业一般经营者
 
我国《商标法》第四十九条规定：注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。《商标法实施条例》第六十六条规定：注册人应2个月内提交该商标使用的证据材料或者说明不使用的正当理由，否则商标局将撤销商标，以及《商标评审规则》等相关规定构成申请撤销连续三年停止使用注册商标（以下简称“撤三”）程序的基础。与通用名称撤销、向商评委申请宣告无效撤销（商标争议）等撤销程序不同，申请人提起撤三程序原则上不需要提供证据，只凭一申请书便可启动，是最常见的撤销他人注册商标程序之一。在近年知名商标纠纷中，都能发现撤三程序的身影，比如：IPAD、特斯拉TESLA、康王（第3类）、湾仔码头（第43类）等商标纠纷，了解并善于利用商标撤三程序无疑是掌握了商标纠纷胜负的关键。
一、  撤三制度的背景
   《商标法》第一条明确了立法目的，也即为了加强商标管理，保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展。撤三制度也是建立在上述的立法目的之上，跟专利需要公开才能换得专利权保护类似，商标需要使用才能换得注册商标专用权持续保护。由于商标资源的稀缺性，一方商标的核准注册，无疑会妨碍他人选择商标的自由，如果允许越来越多的注册商标长时间不实际用于社会商业活动，会造成大量注册商标的囤积，通俗易懂且显著特征较强的商标的枯竭，必将损害其他后进竞争者的利益，不利于市场经济的持续发展，于是我国建立了连续三年停止使用注册商标的撤销制度。
二、  “撤三”的两个重要概念
为了更好的理解撤三程序，掌握 “商标使用”、“证据提供期”这两者概念尤其重要。
（一）、商标使用
《商标法》第四十八条：商标使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。但对于撤三程序提供的证据如何才能构成“商标使用”，在理论和实践中有不同的理解：第一种观点③：商标使用应该符合一定的标准才构成有效的商标使用：首先应该是合法的使用，但指的是符合商标法律规定的使用，并不包括商标使用相关经营活动牵涉其他法律规定，商标使用相关的经营活动中是否违反进口、销售等方面的法律规定，并非撤三条款所要规范和调整的内容；其次应该是公开的使用，即商标及其所标识的商品已经脱离了其产制者、提供者的控制，进入公众视野，为相关公众所能感知、识别的使用，并且使用应该真实的、持续的投入社会流通领域以盈利为目的的商业使用，并应排除未达到一定规模系为规避“撤三”条款以维持其商标注册效力的象征性使用行为；第二种观点④：撤三制度中的商标使用必须是发挥识别机能的使用。也就是说，商标的使用应该达到能够达到让需要者识别商品来源的程度之要求；第三种观点⑤：既要考虑《商标法》第四十八条规定（原2002年版《商标法实施条例》第三条）使用之形式要求，也要考虑使用的意图，并且要确立使用意图在商标使用判断中的核心地位来判断。
上述三种观点，从不同角度及标准判断商标使用是否合法有效，都是可采纳的观点。尤其是第一种观点其中强调商标使用应该是“真实、公开商业使用”，这代表了商标审查部门及法院部分案件审判标准，值得我们进一步研究和学习，但面对45大类以及众多行业，不同行业的商品商标和服务商标使用差别很大，上述观点相对具体行业具体案例可能会过于抽象，导致酌情裁判权过大，或使个案失去失公正。2010年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第20条第一款规定到：人民法院审理涉及撤销连续三年停止使用的注册商标的行政案件时，应当根据商标法有关规定的立法精神，正确判断所涉行为是否构成实际使用。笔者认为为了盘活注册商标资源，应结合撤三制度的立法设计初衷来理解商标使用，也即商标使用应是真实、公开的商业使用，并可参考专利法的“本领域一般技术人员”说法，撤三的上述“真实、公开的商业使用”判断可参考“同业一般经营者”使用特征为标准，“同业一般经营者”是拟制设立的“本行业一般经营主体”，根据该行业经营环境和特点对注册商标的一般使用特征为标准，根据此标准判断案件注册人是否也实施了同样或者类似了的使用行为，进而认定其使用证据是否构成“真实、公开的商业使用”。据此，针对不同的行业或会有不同的商标使用标准，但是该使用的判断会更符合该行业实际，更客观公正。
（二）、证据提供期
《商标法实施条例》第六十六条规定：注册人应该自收到国家商标局通知之日起2个月内提交商标使用证据材料或者说明不使用的正当理由，此两个月应该是撤三程序的证据提供期间，期满未提供使用证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的，由商标局撤销注册商标。问题是：期满后，注册人在复审期间或者在法院诉讼期间提供的证据是否为有效证据？答案是肯定的，在“卡斯特”酒商标撤三案件纠纷案中，商标注册人是在商标复审期间和法院再审期间提供了使用证据，最高人民法院裁决认为：撤三立法目的在于激活商标资源，清理闲置商标，撤销只是手段，而不是目的。因此只要在商业活动中公开、真实的使用了注册商标，且注册商标的使用行为本身没有违反商标法律规定，则注册商标权利人已经尽到法律规定的使用义务，不宜认定注册商标违反该项规定⑥。因此，目前撤三案件的复审和诉讼中，都可以提供相关使用证据，撤三的证据提供期间不限于2个月。
三、申请人如何提出有效的撤三申请
最高院的一句“撤销只是手段，而不是目的”令很多撤三申请人心碎，近年知名商标的撤三纠纷中，多数申请人也纷纷败阵：苹果IPAD、特斯拉TESLA无奈支付巨额转让费；“康王”案申请人最终赢得最高人民法院的胜诉判决，但在时间的拉锯中，注册人已申请注册了N个相同或者近似的注册商标。如何提高撤三申请的成功率，是摆在撤三申请人面前的一道难题，笔者认为撤三申请人除了按规定提交相关申请文件外，应把握三个字“快、准、狠”，并进行必要的调查和鉴定：
（一）、快：在确认自己有提出目标注册商标撤三申请之必要时，应尽快提出撤三申请，尤其是应该在自己使用近似商标前提出撤销申请，以免“打草惊蛇”，一旦注册人知道其闲置注册商标价值并实施商业使用后，申请人再针对该商标提起的撤三申请成功率无疑会大大降低；
（二）、准：申请人应选准需要撤销的全部商标一并提出撤三申请，包括与目标商标相同及近似的注册商标。同时应准确选择需要撤销的商品，固然对于申请人来说，能撤销目标注册商标全部核准商品最好，但目标过多，导致申请人只提供一个商品的使用证据，便可证明全部商品的使用，导致撤销失败。当然现在是任何人都可以提出撤三申请，于是有些申请人委托多个主体提出不同商品的撤三申请，也是提高撤三申请成功率的一种办法。
（三）、狠：是指在撤三申请同时应随时准备后续的相关程序，比如撤三复审、异议、驳回、异议复审、乃至诉讼准备，对争议较大的撤三纠纷，一般需要狠下心来做长久斗争的思想准备。提出撤三申请后，一般需要在相同或者近似商品上同时提出同样商标的注册申请，防止撤销成功了，但商标却又被他人抢注了，胜利果实轻易被他人窃取。申请人甚至可以考虑分阶段申请一些防御商标，以阻止注册人的事后补救申请。
（四）、调查和鉴定：撤三案件经常会面对注册人方涉嫌伪造证据，因此为了排除伪造的证据，在案件陷入僵局时，进行适当的调查和鉴定非常有必要。比如，核实使用使用证据中合同主体是否存在？何时成立？去税务部门核实证据中发票的真伪；申请对使用证据的原件进行时间形成鉴定⑦，以确定相关合同、票据等原件是否涉嫌伪造，还原案件事实，或会对案件产生决定性影响。
其他增加撤三成功率因素有：注册商标地址发生变更，导致注册人无法收到商标局提供使用证据通知；原注册人注销后，另行成立其他公司，但没有办理相关过户变更手续；以及存在其他撤销情形，可以一并依照其他规定提出撤销申请。当然，撤三申请是否成功，取决于注册人是否履行了对注册商标真实、公开商业使用之义务，如果注册商标已经进行了有效的商业使用，并提供相关商标使用证据，注册商标不应被撤销。因此在撤三申请同时对注册商标及注册人进行必要的调查是十分必要的，也是撤三最终获得成功的关键因素。应当指出的是，申请人提起撤三程序的同时，也应当考虑是否依照《商标法》四十四条提出注册商标无效宣告使用申请，或者依照四十九条通用名称之撤销申请，相比撤三是否成功取决于对方使用证据，将撤销主动权把握在自己手里的无效宣告程序更值得提倡，一旦注册商标符合上述撤销法律规定，果断的提出相应撤销申请更能有利于申请人。
四、注册人如何应对撤三申请
商标注册人应当履行《商标法》规定之商标使用义务，并在商标转让、变更、许可中严格依法使用商标并依法办理相关手续，注意保留相关使用证据，在接到国家商标局提供需要证据通知后，及时将商标使用证据提供给商标局或者说明不使用正当理由，注册商标容易获得商标局维持。应当注意的是：
（一）、商标转让过程中的使用。《商标法》第四十二条第四款规定：“转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。”因为我国目前商标转让程序所需要时间较长，一般需要8个月以上，一年乃至两年转让时间空白期也经常出现。转让过程中，原商标注册人是转让人，受让人如无转让人许可，是无权使用注册商标的。因此，此阶段应当提供的是转让人的商标使用证据，或者是经过转让人许可使用人的商标使用证据，而非未经许可的受让人使用证据。注册商标转让过程中，应明确商标使用问题，否则在如此长的空白期，可能在撤三程序中因受让人证据无效而被撤销。
（二）、是否事后补充证据：在撤三程序中，常见注册人存在一些涉嫌“伪造”使用证据的行为，比如伪造“商标许可使用授权书/合同”，事实上，有些证据可以事后补充提交，大可不必冒着伪造的风险。2010年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第20条规定到：“商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用的行为。”因此，如果商标已经实际使用，商标注册人可以对被许可使用行为进行追认。事后补充相关证据，也会被认定有效使用证据的重要组成部分，即使是撤三申请提出后，注册商标继续使用的相关有效使用证据也可能获得采信。
（三）、事后申请相同或者关联商标：如果被撤销商标没有实际使用，或者使用证据较少，除了可以说明不使用的正当理由外，在实践中，经常有注册人事后补救再申请相同或者关联商标，比如在第3类“康王”商标撤三纠纷中，云南滇虹药业公司在其第738354号“康王”商标被申请撤销程序中，事后补申请了 “滇虹康王”、 “康王洗”、 “新康王”等商标，在撤三程序完结前，上述新申请的商标已获注册。
五、关于完善撤三制度的思考
笔者并不赞同撤三制度“撤销只是手段，而不是目的”之说法，手段和目的应该是一致的，撤三制度既然已经存在，应该得到贯彻和执行，否则法律规定必定流于形式，成为一纸空文。如果撤三不以撤销注册商标为目的，撤三制度意义何在？因此在严格执行撤三制度的同时，笔者认为撤三制度可作如下完善：
（一）、认定商标使用证据标准化：引进同行业“一般经营者”角度判断该行业商标使用的证据是否构成“商标真实、公开商业使用”的同时，是否考虑有些使用证据必须提供，比如“发票”。确保商品流通中开具发票是保障国家税收收入和维护国家经济秩序的重要制度，中国国务院令第587号颁布的《中华人民共和国发票管理办法》第十九条规定：“ 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。”开发票是市场经营主体的法定义务，如果一个注册商标在使用中没有为国家产生一分的税收，就不应该认定为得到真实、有效的商标使用。使用证据中包含“发票”非常有必要，也必定会因此增加国家的财税收入。
（二）、证据提供应该有举证期间。根据《商标实施条例》第五十六条规定：对撤三复审案件的审查范围是商标局决定和当事人申请的事实、理由及申请，并无提及复审阶段新证据的提出。在复审及诉讼中可以随意提出证据并无条件被接纳，上述2个月的证据提供期规定是否形同虚设？随意提出证据涉嫌损害了善意撤销申请人可期待利益？是否有相关补偿的制度设置？既然《商标法实施条例》已经明确规定了2个月的证据提供期限，该期限应该是有法律效力的，应该得到遵守，就等于诉讼中的证据举证期间，过了证据举证期间除非是新证据，复审及诉讼再提供证据应该认定无效。即使认定有效，也应认定注册人逾期提交证据存在过错，对其过错行为造成申请人损失的，应该承担赔偿责任。
（三）、知名度较高品牌的跨类防御商标应允许保留。给予知名度高的商标更大的保护范围，是知识产权保护的共识，驰名商标享受《商标法》第十三条规定之跨类保护，但其跨类的防御商标是否可以对抗撤三申请？目前司法实践是防御商标只要在其核准注册商品上不使用，也可以依照撤三程序予以撤销。笔者认为这不利于高度知名商标的扩张，应当完善撤三制度，将高度知名商标在其本业的使用视为同样标志的防御商标在其他类别使用，这样为中国高度知名企业利用防御商标进行扩张打下基础，排除其商标被撤销的后顾之忧，进而为中国培养更多的世界500强企业。
六、结语
撤三制度目的在于盘活商标资源，使后进市场主体对商标有更多更好的选择，借此培育更多的新品牌、新公司。如果撤三制度不能有效实现撤销功能，商标抢注行为越来越普遍，含义较好的商标日益枯竭，又缺乏必要的新陈代谢机制，长此以往，我们留给后进市场主体的是否只有如“品牌（商标）墓地”般的买卖？撤三制度应该得到严格的执行并不断的完善，以满足市场经济的可持续发展需要，以留给我们子孙对商标（品牌）更多的选择。
 
注释：
①     “申请人”是指提出撤销连续三年停止使用注册商标申请的申请人；
②     “注册人”是指被提出撤销连续三年停止使用注册商标申请的商标注册人；
③     参见臧宝清：2015年6月29日中国知识产权报商标周刊 《“撤三”案件中商标使用的标准》 ；
④     参见李扬：《法学》2009年第10期《注册商标不使用撤销制度中的“商标使用”界定—中日相关立法、司法之比较》；
⑤     参见陈明涛:《法学研究》2013年第1期《商标连续不使用撤销制度中的“商标使用”分析》；
⑥     参见最高人民法院(2010)知行字第55号行政裁定书；
⑦     证据文件能否进行时间形成鉴定，需要一定条件，目前从事该鉴定业务的鉴定机构也很少；
⑧   本文有关注册商标在商品上使用的阐述，包括在服务上使用；